Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej oraz niektórych innych ustaw

ograniczona tylko do sytuacji, w których informacja genetyczna wykonuje swoje funkcje
opisane w patencie. Tym samym niezbędne jest doprecyzowanie pod tym kątem
obowiązujących w Polsce przepisów.
Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 9 września
2011 r. w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), kumulatywna ochrona wzorów
przemysłowych, będących jednocześnie utworami, powinna trwać również po ustaniu prawa
z rejestracji wzoru przemysłowego, czego konsekwencją powinna być zmiana
obowiązujących przepisów.
Projektowana nowelizacja objęła kwestie wynikające z konieczności uwzględnienia rewizji
Konwencji o udzielaniu patentów europejskich, zmiany interpretacji tłumaczenia dyrektywy
z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (98/71/WE),
uwzględnienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 października 2008 r.
mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do znaków
towarowych (2008/95/WE) oraz dyrektywy 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 6 lipca 1998 r. o ochronie prawnej wynalazków biotechnologicznych.
Zawarta w projekcie ustawy nowelizacja art. 25 ust. 4 była niezbędna ze względu na
konieczność odejścia od narzucania zgłaszającemu specyficznej metody formułowania
zastrzeżeń patentowych na kolejne zastosowania znanych substancji lub kompozycji
tzw. metody szwajcarskiej. Wprowadzona została regulacja, iż przepisy art. 25 ust. 1–3 p.w.p.
nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący substancji lub
kompozycji stanowiących stan techniki do zastosowania lub zastosowania w konkretny
sposób, w sposobach, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 p.w.p., pod warunkiem że takie
zastosowanie nie jest objęte stanem techniki.
Następna zmiana legislacyjna polegająca na uchyleniu dotychczasowego pkt 3 w ust. 3
w art. 102 p.w.p. była niezbędna ze względu na skutki zmiany interpretacji tłumaczenia
dyrektywy 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w
sprawie prawnej ochrony wzorów. Obecnie przyjmuje się, iż właściwszym dla określenia
nowej postaci wytworu będącego przedmiotem wzoru przemysłowego jest jego faktura, a nie
struktura, a za wytwór uważa się „wymienialną część składową wytworu złożonego”, a nie
jak dotychczas „część składową”. Tym samym koniecznością była rezygnacja
z dotychczasowego pkt 3 w ust. 3 w art. 102 p.w.p., który niezgodnie z dyrektywą
przyjmował, że każda część, która jest przedmiotem samodzielnego obrotu, jest uznawana za
wytwór i mogłaby być przedmiotem chronionego wzoru przemysłowego.
2
Projekt wprowadza również przepisy dotyczące zasad uznawania w Polsce skutków rejestracji
wzorów przemysłowych dokonanej na podstawie Aktu genewskiego Porozumienia haskiego
o międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych. Stanowi to realizację postulatów
zgłaszanych zarówno przez osoby składające zgłoszenia, jak i przez środowisko rzeczników
patentowych, zmierzających do wprowadzenia do p.w.p. uregulowań podobnych do tych,
jakie dotyczą uznawania w Polsce skutków rejestracji międzynarodowych znaków
towarowych ujętych w rozdziale 4 ustawy. Wprowadzone przepisy art. 1171–1175 określają
postępowanie Urzędu patentowego w sytuacji stwierdzenia braku ustawowych warunków
wymaganych do uzyskania ochrony (art. 1171), powiadomienia o odmowie uznania skutków
rejestracji Biura Międzynarodowego (art. 1172), możliwości wniesienia sprzeciwu (art. 1173),
zastosowania art. 89 przy unieważnieniu decyzji o uznaniu ochrony międzynarodowego
wzoru przemysłowego (art. 1174) oraz art. 287–291 do roszczeń z tytułu naruszenia prawa
z rejestracji międzynarodowego wzoru przemysłowego (art.1175).
Z kolei nowelizacja art. 131 ust. 1 pkt 3 p.w.p. jest związana z koniecznością dostosowania
tego przepisu do art. 3 ust. 1 lit. g dyrektywy 2008/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 października 2008 r. mającej na celu zbliżenie ustawodawstw Państw
Członkowskich odnoszących się do znaków towarowych, przez zastąpienie pojęcia
„właściwości” pojęciem „jakości”. Było to niezbędne ze względu na skutki uwzględnienia
ww. dyrektywy.
Następna nowelizacja przewidziana w art. 932 p.w.p. jest spowodowana koniecznością
uwzględnienia w polskim porządku prawnym wyroku TSUE w sprawie C-428/08 (Monsanto
Technology), który wskazywał jako konieczne nałożenie na zgłaszających wynalazki
biotechnologiczne obowiązku ujawnienia zarówno w opisie, jak i w zastrzeżeniach
patentowych przemysłowego zastosowania sekwencji lub częściowej sekwencji genu.
Kolejna z wprowadzanych zmian legislacyjnych to usunięcie obecnie obowiązującego
przepisu art. 116 p.w.p. Może być on interpretowany w ten sposób, iż ochrona praw
majątkowych do utworu nie ma zastosowania do wytworów wytworzonych według wzoru
przemysłowego i wprowadzonych do obrotu po wygaśnięciu prawa z rejestracji udzielonego
na taki wzór. Mając na uwadze, że przepis ten może być interpretowany w sposób sprzeczny
ze stanowiskiem przedstawionym w orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie C-198/10 (Cassina) i C-168/09 (Flos), jego usunięcie z porządku
prawnego było konsekwencją ww. wyroków.
3
Ustawodawca wprowadził zmianę w art. 236 p.w.p., uchylając ust. 3 sankcjonujący
dotychczas bezwzględny przymus rzecznikowski w postępowaniu przed Urzędem
Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz
utrzymywaniem ochrony przedmiotów własności przemysłowej dla osób fizycznych oraz
innych podmiotów, bez względu na formę prawną ich działania, jeżeli nie posiadają miejsca
zamieszkania lub siedziby na terytorium Polski. Dotychczasowe brzmienie art. 236 ust. 3
p.w.p. odmiennie regulujące zasady reprezentacji osób fizycznych nieposiadających miejsca
zamieszkania w Polsce mogło skutkować m.in. zarzutem naruszenia art. 18 w związku
z art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zakaz dyskryminacji w związku
z zasadą swobodnego przepływu obywateli Unii).
Kolejny nowelizowany art. 2411 ustawy przewiduje – w przypadku dokonywania zgłoszeń
oraz prowadzenia z Urzędem Patentowym korespondencji w postaci elektronicznej – uznanie
za równoważny z podpisem własnoręcznym i wywierającym skutek prawny podpisu, który
zapewnia integralność treści i autentyczność pochodzenia, w szczególności podpisu, który jest
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu,
podpisem elektronicznym wykorzystującym profil zaufany ePUAP, stosowany w podmiotach
publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej, lub jest podpisem elektronicznym składanym
zgodnie z wymaganiami procedury, o której mowa w art. 4 p.w.p. (podpisem stosowanym do
dokonywania zgłoszeń na podstawie Konwencji o patencie europejskim i PCT).
W projekcie nowelizacji ustawy nastąpiła również zmiana art. 156 ust. 1. Został on
doprecyzowany w ten sposób, iż wskazuje, że prawo ochronne na znak towarowy nie daje
uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie nazw, adresów lub
innych oznaczeń indywidualizujących osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
posiadających zdolność prawną.
Wprowadza się dodatkowy rejestr praw ochronnych przewidziany w art. 228 ust. 1 pkt 11.
Urząd Patentowy będzie prowadził odrębny rejestr dodatkowych praw ochronnych, ponieważ
w obecnym stanie prawnym informacje dotyczące dodatkowych praw ochronnych
zamieszczane są w „zwykłym” rejestrze patentowym, co powoduje ryzyko wprowadzenia
w błąd co do charakteru udzielonego prawa i powiązania z ochroną patentową wynalazku.
Dodatkowe prawo ochronne rozciąga się na konkretne produkty ochrony roślin lub produkty
lecznicze, wytwarzane według chronionego wynalazku. Dodatkowe prawo ochronne
przyznaje takie same prawa jak przyznawane są patentem podstawowym, przy czym jednak
udzielona ochrona jest ściśle związana z produktem, który uzyskał zezwolenie na obrót.
4
Dodatkowe prawo ochronne funkcjonuje dopiero po wygaśnięciu patentu i jest odrębnym od
patentu prawem wyłącznym. Ta zmiana legislacyjna powoduje konieczność wydania nowego
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 11 projektu dotychczasowe
rozporządzenie wydane w tej sprawie, tj. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 maja 2008 r. w sprawie rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 91, poz. 564), zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów
wykonawczych w tej sprawie, ale nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy.
Następny z nowelizowanych artykułów p.w.p. doprecyzowuje zasady wypłaty wynagrodzenia
twórcom wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topografii układu
scalonego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 22 ust. 3 p.w.p., w przypadku gdy umowa nie
będzie stanowiła inaczej, wynagrodzenie wypłacane będzie twórcy w całości lub w częściach,
przy czym całość wynagrodzenia lub jego pierwsza rata będzie płatna najpóźniej w ciągu
dwóch miesięcy po uzyskaniu pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo
wzoru przemysłowego, a pozostałe raty nie później niż do upływu pięciu lat od daty
uzyskania tych pierwszych korzyści.
Projektowany art. 25 ust. 4 i 5 wprowadza w stosunku do wynalazków i wzorów użytkowych
tzw. „ulgę w nowości”. W efekcie możliwe będzie uzyskanie patentu mimo ujawnienia
wynalazku, jeżeli nastąpi ono nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem zgłoszenia
i jeżeli spowodowane było oczywistym nadużyciem w stosunku do zgłaszającego lub jego
poprzednika prawnego.
Zmieniany ust. 1 w art. 1081 p.w.p. oraz dodawany ust. 3 tego artykułu określające zasady
dokonywania zgłoszeń wydzielonych oraz wprowadzania zmian do zgłoszenia wzoru
przemysłowego stanowią, że w przypadku niedokonania oddzielnych zgłoszeń wytworów,
które nie są odmianami wzoru przemysłowego, uważa się, że zgłoszenie pierwotne dotyczy
wzoru przemysłowego umieszczonego na pierwszym miejscu ilustracji wzoru
przemysłowego. Wprowadzenie wskazanej zmiany wynika z faktu, że obecnie obowiązujące
przepisy wykluczają możliwość wezwania przez Urząd Patentowy do złożenia zgłoszeń
wydzielonych, w przypadkach gdy jedno zgłoszenie obejmuje wzory, które nie mogą być
uznane za odmiany wzoru przemysłowego. Konsekwencją proponowanych zmian jest
usunięcie w art. 118 ust. 1 p.w.p. odesłania do art. 42 tej ustawy.
5
Następny z nowelizowanych przepisów – art. 131 ust. 2 określa bardziej szczegółowo niż
dotychczas przeszkody do udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy w zakresie
dopuszczalności używania w znaku towarowym nazwy lub skrótu nazwy Rzeczypospolitej
Polskiej oraz zgłoszone nazwy odmian roślin lub ras zwierząt.
Z kolei określenie zasad przedłużania praw ochronnych na znaki towarowe na kolejne okresy
ochronne jest efektem zmiany przepisów art. 153 ust. 3 i 4 p.w.p. poprzez przyjęcie, że
przedłużenie prawa ochronnego na kolejny okres ochrony następuje w drodze decyzji.
Rozwiązanie to jest zgodne z poglądem wyrażonym przez Naczelny Sąd Administracyjny
(postanowienie z dnia 11 września 2006 r., sygn. akt II GSK 71/06). Ponadto zakłada się
wskazanie w sposób wyraźny i jednoznaczny, iż warunkiem przedłużenia ochrony na znak
towarowy jest uiszczenie należnej opłaty za ochronę na warunkach określonych przepisami
art. 224 ust. 2–4 p.w.p. Położony dotychczas nacisk na warunki złożenia wniosku
o przedłużenie ochrony i brak odesłania do przepisów o opłatach jest powodem licznej
korespondencji.
Nowelizowany art. 162 poprzez dodanie ust. 15 doprecyzowuje przepisy dotyczące skutków
dziedziczenia praw ochronnych na znaki towarowe. Prawa ochronne na znaki towarowe,
uzyskane w wyniku spadkobrania przez kilku spadkobierców, będą podlegały wpisowi do
rejestru znaków towarowych jako wspólne prawa ochronne.
Znowelizowane art. 108 i art. 1081 p.w.p. doprecyzowują postępowanie przed Urzędem
Patentowym poprzez wprowadzenie możliwości kontynuowania postępowania nie tylko
w odniesieniu do wynalazku umieszczonego na pierwszym miejscu w zastrzeżeniach
patentowych, ale również wszystkich wynalazków spełniających wymóg jednolitości
zgłoszenia (zgłoszenia pozostałych wynalazków uważane będą nadal za wycofane przez
zgłaszającego). Ponadto wprowadza się możliwość sporządzania, obok sprawozdania o stanie
techniki, wstępnej oceny dotyczącej nowości, poziomu wynalazczego i jednolitości
zgłoszenia (dodawany ust. 3 w art. 47). Wprowadza się również rezygnację z traktowania
opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru przemysłowego, jako obowiązkowego elementu
dokumentacji zgłoszeniowej. W przypadku złożenia opisu wyjaśniającego ilustrację wzoru
przemysłowego powinien on określać jedynie te cechy, które są widoczne na ilustracji, i nie
może zawierać twierdzeń dotyczących domniemanej nowości, indywidualnego charakteru lub
technicznej wartości wzoru (art. 108 ust. 3 p.w.p.).
W nowelizowanej ustawie dodano w art. 391 ust. 3 w celu konieczności usunięcia luki
prawnej związanej z prowadzeniem postępowań w sprawie zgłoszeń wydzielonych, do
6