Czym są niekonwencjonalne znaki towarowe?

Przeczytaj także: Prawo patentowe Unii Europejskiej czekają rewolucyjne zmiany

Niekonwencjonalny znak towarowy, czyli oryginalność najwyższą wartością

Chociaż nazwa i logo firmy to najczęściej rejestrowane znaki towarowe, dostępnych możliwości jest o wiele więcej. Katalog znaków towarowych jest otwarty, czyli niemal każde oznaczenie odróżniające markę od innych może podlegać ochronie. W efekcie pojawia się wiele interesujących, nietypowych pomysłów. Wśród nich wymienia się oznaczenia nie tylko wizualne, postrzegane wzrokowo, np. multimedialne czy przestrzenne, ale też węchowe, dźwiękowe, oparte na gestach, czy znaki pozycyjne.

Jedynym warunkiem jest to, aby dany znak towarowy dało się zaprezentować w rejestrze w sposób czytelny i przejrzysty. Musi być więc nie tylko kreatywny i nietypowy, ale też:

• umożliwiać precyzyjne, bezproblemowe zapoznanie się z oznaczeniem
• oraz wzbudzać skojarzenia z konkretną marką.

Oczywiście wymyślenie takiego znaku nie jest zadaniem łatwym, ale – mimo wszystko – osiągalnym. Co więcej, niekonwencjonalny znak towarowy częściej zwraca uwagę potencjalnych klientów i szybciej zyskuje na popularności niż klasyczne propozycje takie jak nazwa czy logo.

Przykłady oryginalnych znaków towarowych

Wśród najchętniej wybieranych, niekonwencjonalnych znaków towarowych wymienia się trójwymiarowe kształty produktów. Są rejestrowane jako znaki towarowe przestrzenne, a ich idealnym reprezentantem jest kształt ciastek Oreo. Wygląd tej słodkiej przekąski stał się przedmiotem sporu między spółką Intercontinental Great Brands LLC (od Oreo), a hiszpańską firmą Gellatas Gullón, która podjęła próbę zastrzeżenia swojego oznaczenia ciastka Twins – niemal identycznego z kształtem popularnych Oreo. Efektem była szybka reakcja Intercontinental Great Brands LLC – spółki, która zarejestrowała swój znak jako pierwsza. Sąd Unii Europejskiej orzekł na jej korzyść, mimo że hiszpańska firma chciała zastrzec oba ciastka ze względu na różnicę w nazwie firmy. Jednak sąd nie przyznał jej racji, argumentując, że konsument kieruje się kształtem produktu, a nie nazwą, więc podobna forma słodyczy może wprowadzić go w błąd.

Inne przykłady chronionych znaków przestrzennych wśród słodkości to biszkoptowy miś firmy LU czy cukierek Toffiffee. Za to znakiem, który nie został zarejestrowany decyzją brytyjskiego sądu pomimo dużej rozpoznawalności, jest kształt batona Kit-Kat. Zgodnie z orzeczeniem, jego forma jest wynikiem względów technicznych i nie ma dostatecznego charakteru odróżniającego na tle produktów innych marek. W związku z tym, do zastrzeżenia oznaczenia przestrzennego trzeba spełnić warunek wysokiego stopnia oryginalności. Znak powinien być wystarczająco specyficzny i jednocześnie nie może wynikać to wyłącznie z jego właściwości (czy wspomnianych wcześniej „względów technicznych”).

Oznaczenia dotykowe, smakowe i węchowe

Trudniejszą kwestią jest rejestracja znaku dotykowego, smakowego czy węchowego. Dwóch pierwszych jeszcze nigdy nie udało się zastrzec. Jednak znak węchowy jest już chroniony – dokonała tego firma Wilson, która zgłosiła do urzędu patentowego zapach świeżo ściętej trawy jako oznaczenie piłek tenisowych. W celu wizualnego zaprezentowania zapachu zastosowano krótki opis: The smell of fresh cut grass. Urząd uznał, że taka charakterystyka wzbudza bezpośrednie skojarzenia z produktem tej marki.

Główną trudnością w rejestracji takich oznaczeń jest problem z przedstawieniem niewidocznego znaku w taki sposób, aby można było zapoznać się z nim w rejestrze. Jak widać na przykładzie firmy Wilson, jest to możliwe – skojarzenia z określonym zapachem muszą być po prostu wystarczająco silne.

Oznaczenia o charakterze holograficznym

Drugie, rzadko chronione znaki towarowe to te o charakterze holograficznym. Muszą być przedstawione urzędowi patentowemu w formie fotograficznej, graficznej lub video. W przypadku Polski, tego typu znak zarejestrował Związek Producentów Audio-Video w celu oznaczania płyt kompaktowych oraz kaset magnetofonowych (ochrona już wygasła).

Próbę zastrzeżenia znaku holograficznego można podjąć również przy animacjach (np. kierujące się ku sobie dłonie w telefonach Nokii) albo gestach (np. „cieszynki” Krzysztofa Piątka zostały zastrzeżone jako gesty wyrażające szczęście po strzelonej bramce).

Znakiem towarowym może być nawet sam kolor. Oto trzy charakterystyczne przykłady:

• odcień fioletu zastrzeżony dla czekolad marki Milka,
• classic blue, czyli granat widoczny na kremach Nivea,
• ciemny odcień różu (magenta) w produktach dla kotów marki Whiskas.

Zastrzec można jedynie te kolory, które mają wtórną zdolność odróżniającą. Polega to na tym, że dana barwa staje się na tyle charakterystyczna, że odbiorca natychmiast skojarzy ją z konkretną marką. Z tego powodu największe szanse na rejestrację koloru mają duże, najbardziej znane firmy, które są dostatecznie popularne aby zmonopolizować konkretny odcień.

Jak sprawdzić, czy dane oznaczenie jest już zastrzeżone lub zgłoszone?

Zanim złożysz wniosek o zastrzeżenie swojego oznaczenia, sprawdź, czy nie zostało już zgłoszone lub zarejestrowane. 3 najpopularniejsze miejsca do sprawdzenia danych oznaczeń, to: Urząd Patentowy RP – w bazie znaków krajowych, Urząd Unii Europejskiej – w bazie znaków UE, oraz Międzynarodowa Organizacja Własności Intelektualnej – w bazie znaków międzynarodowych. Na stronach każdej z tych instytucji znajdziesz specjalną wyszukiwarkę.

O czym powinieneś pamiętać, weryfikując swoje oznaczenie:

• Ten sam lub podobny znak w dwóch różnych branżach nie jest przeszkodą do rejestracji. Weryfikuj oznaczenia wyłącznie z tej samej branży towarów lub usług, rozpatrując łączące je szczegóły pod względem fonetyki (brzmienia), wyglądu (grafiki), oraz znaczenia (koncepcji). Jeżeli w którejś kwestii Twój znak jest zbliżony do innego, może okazać się to przeszkodą w rejestracji.
• Zastanów się, czy konsumenci mogą kojarzyć Twój znak z innym, już zastrzeżonym. Nie można wprowadzać odbiorców w błąd w kwestii pochodzenia produktu.
• Sprawdź zarówno oznaczenia zarejestrowane w Polsce, jak i te unijne oraz międzynarodowe – nawet jeśli chcesz zastrzec oznaczenie tylko na terenie naszego kraju. Znaki unijne i międzynarodowe również podlegają ochronie w Polsce oraz w innych państwach członkowskich.

Analiza zdolności rejestrowej znaku towarowego

Naruszenie cudzego prawa do znaku może mieć poważne konsekwencje finansowe i wizerunkowe. Dlatego przed rejestracją musisz zweryfikować potencjał rejestrowy swojego znaku. Możesz zrobić to samodzielnie, choć nie będzie to łatwe. Chronionych znaków jest obecnie tak wiele, że weryfikacja w pojedynkę, bez dostatecznej wiedzy i doświadczenia, może być bardzo niebezpiecznym posunięciem.

Co ważniejsze zdarza się, że sąd uznaje istnieje podobieństwa między znakami, które w odczuciu niektórych osób całkowicie się od siebie różnią. Jeżeli konkurent stwierdzi, że Twoje oznaczenie narusza jego monopol, może zażądać wycofania znaku, a w ostateczności – usunięcia produktu/usługi z rynku i wydania korzyści, jakie uzyskałeś pod tym oznaczeniem.
Wszystko to sprawia, że znacznie lepszym pomysłem jest skorzystanie z pomocy specjalistów z odpowiednią wiedzą, narzędziami i doświadczeniem. Profesjonalna firma przeprowadzi szczegółowe badania przed zgłoszeniem znaku do rejestracji, analizując go nie tylko pod kątem szans w rejestracji, ale też zagrożeń w funkcjonowaniu na rynku. W pierwszym kroku eksperci sprawdzają zgodność oznaczenia z wymogami formalnymi, czyli czy faktycznie może zostać uznane za znak towarowy. Nie można zarejestrować m.in. znaków opisowych, określających usługi lub towary, zawierających detale o wyraźnej wartości symbolicznej, czy sprzecznych z dobrymi obyczajami.

Później porównują znak z innymi, istniejącymi już na rynku, biorąc pod uwagę potencjalne podobieństwo i wskazując ryzykowne elementy oznaczenia. Oprócz tego dają konkretne wskazówki dotyczące tego, jak uniknąć ewentualnego ryzyka i proponują zmiany, które pozwolą Ci obejść problem.

Monitorowanie znaku po rejestracji

Kiedy już zarejestrujesz swoje oznaczenie, powinieneś prowadzić jego bieżący monitoring. Będą to wszelkie działania, które pozwolą Ci na szybką reakcję, jeśli ktoś naruszy Twoje prawa. Zrobisz to za pomocą specjalnych narzędzi i programów. Wśród zalecanych czynności wymienia się:

• Regularne (minimum raz w miesiącu) przeglądanie Biuletynu Urzędu Patentowego, który jest aktualizowany co tydzień (sprawdzisz, czy ktoś zgłosił znak identyczny lub podobny do Twojego – nie zostaniesz o tym poinformowany, bo każde oznaczenie ma szanse na uzyskanie ochrony). Na wniesienie sprzeciwu do rejestracji masz 3 miesiące od wpłynięcia zgłoszenia znaku. Co ważne, chcąc naprawdę dokładnie monitorować znak należy przeglądać również biuletyny państw członkowskich UE.
• Sprawdzanie naruszeń znaku w wyszukiwarkach i w mediach społecznościowych – po Twoim zawiadomieniu administratorzy social mediów są zobowiązani do weryfikacji, czy doszło do naruszenia ochrony znaku towarowego.
• Korzystanie z Google Alerts – bezpłatnej usługi wykrywania i informowania o zmianach w treści. Powiadomienie jest przesyłane każdorazowo, gdy ustawiona przez Ciebie fraza zostanie użyta w jakimś miejscu w sieci.
• Obserwowanie oznaczeń w działaniach SEO i Google Ads (GA usuwa reklamy, które zostały zgłoszone w ramach uzasadnionej skargi).
• Działanie za pośrednictwem platform sprzedażowych, np. Amazona oferującego Amazon Brand Registry, który umożliwia korzystanie z narzędzi służących do wyszukiwania podróbek produktów i blokowania tego typu ofert. Aby korzystać z programu Amazona wystarczy posiadać konto i przesłać zgłoszenie, ale pozwala on wyłącznie na rejestrację znaków unijnych w formie słownej lub słowno-graficznej.

Co zrobić, gdy ktoś spróbuje zastrzec podobne oznaczenie?

Urząd Patentowy weryfikuje oznaczenia pod kątem przeszkód bezwzględnych, czyli przesłanek formalnych. Chodzi więc o sytuacje, w których znak nie spełnia wymogów, gdyż jego wygląd czy charakter pozbawiają go szans na uzyskanie ochrony.

Poza przeszkodami bezwzględnymi, istnieją również te względne. Są to kwestie, za których wykrycie odpowiadają tylko właściciele znaków towarowych. Wśród nich wymienia się m.in. identyczność albo podobieństwo do już chronionego oznaczenia. Dlatego jedynym sposobem, aby nie dopuścić do rejestracji podobnego znaku towarowego, jest stałe obserwowanie rynku.

Gdy wykryjesz, że ktoś chce zastrzec znak przypominający Twoje oznaczenie, możesz zgłosić swój sprzeciw w ciągu 3 miesięcy od daty opublikowania zgłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego. Musisz zrobić to na piśmie (wymogi dotyczące treści takiego dokumentu znajdziesz na stronie stosownego urzędu patentowego). Kiedy sprzeciw zostanie wniesiony, osoba używająca znaku bezprawnie zostanie o tym natychmiast poinformowana.

Później możesz dojść do polubownego zakończenia sprawy z naruszycielem Twojego monopolu i dostarczyć pisemnie sporządzoną ugodę do urzędu. W sytuacji, w której osiągnięcie porozumienia nie będzie możliwe, następuje wymiana korespondencji między stronami. Każda z nich prezentuje swoje argumenty i dowody, które mają na celu poparcie praw do oznaczenia. Całe postępowanie kończy się w momencie wydania decyzji przez urząd – może on odmówić Twojemu konkurentowi przyznania ochrony, udzielić mu ochrony częściowej, albo oddalić Twój sprzeciw.

Jeśli jednak już upłynie trzymiesięczny okres sprzeciwowy, to jedyne co można zrobić to złożenie wniosku o unieważnienie nadanego oznaczenia. W tym przypadku musisz jednak wykazać przeszkody bezwzględne, czyli formalne, które całkowicie wykluczają dany znak z procesu rejestracji. Przedstawienie dowodów leży wówczas wyłącznie w Twojej gestii.

Czego można żądać od naruszyciela znaku towarowego?

• Zaniechania dalszego naruszania chronionego oznaczenia – w rezultacie naruszyciel nie może dalej korzystać z oznaczenia. W tym celu musisz udowodnić, że znak konkurenta wprowadza konsumentów w błąd. Jeśli sąd zgodzi się z Twoimi argumentami w tej kwestii, masz możliwość podjęcia kolejnych działań, czyli…
• Wydania przez konkurenta bezprawnie uzyskanych korzyści – a więc przychodu, który konkurent osiągnął w okresie, w którym oznaczał produkty znakiem naruszającym Twoje prawa.
• Odszkodowania (naprawienia szkody) – wyłącznie po wykazaniu winy naruszyciela. Aby uzyskać odszkodowanie musisz dowieść, że konkurent miał świadomość łamania Twoich praw lub nie podjął dostatecznych działań, aby się o tym dowiedzieć.

Jak przedłużyć ochronę znaku w Polsce?

Rejestracja znaku towarowego daje ochronę na 10 lat, ale można przedłużać ją w nieskończoność. Jeżeli chcesz mieć pewność, że Twoje prawo nie wygaśnie, rób to terminowo. Jest to bardzo ważne, ponieważ powtórna rejestracja po wygaśnięciu może być znacznie trudniejsza. W celu przedłużenia należy wpłacić określoną kwotę na konto Urzędu Patentowego przed końcem upływającego okresu ochrony, ale nie wcześniej niż rok przed jej wygaśnięciem. Może zrobić to wyłącznie właściciel znaku lub jego pełnomocnik.

Marcin Staniszewski, Anna-Maria Sobczak